Z naszego w+w reporter’a najlepsze!

Spis treści:

[02.01.2019] COMBIT v. COMMIT – O KOLIZJI MAREK W BRANŻY IT

[06.12.2018] PRAWO DO INFORMACJI NADMIERNIE NIEZALEŻNE

[03.11.2017] MNIEJ ZIELONEGO Z ŻÓŁTYM DLA KONKURENTÓW BP

[01.02.2017] WOW! SPRZEDAŻ BOTÓW OSZUKUJĄCYCH W GRACH

[10.03.2016] PRAWO WSPÓŁWYNALAZCÓW DO KORZYŚCI Z WYNALAZKU

Czytelnia:

[02.01.2019] W+W REPORTER

[02.01.2019] COMBIT v. COMMIT – O KOLIZJI MAREK W BRANŻY IT

Spółka niemiecka „combit Software” pozwała spółkę izraelską „Commit Business Solutions”, w szczególności żądając orzeczenia zakazu używania w UE słownego oznaczenia COMMIT dla oprogramowania z uwagi na zachodzące ryzyko wprowadzenia w błąd z powodu kolizji z unijnym znakiem towarowym COMBIT. W chwili wniesienia pozwu oferty sprzedaży na tej stronie były dostępne m.in. w języku niemieckim, a na życzenie zakupione oprogramowanie dostarczano do Niemiec.

Niemiecka spółka to uprawniona z tytułu praw do słownych znaków towarowych chroniących oznaczenie „combit” dla towarów i usług z dziedziny informatyki. Wśród tych praw jest prawo do krajowego znaku w Niemczech, a także prawo do unijnego znaku towarowego powstałe z rejestracji w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Spółka izraelska prowadziła sprzedaż oprogramowania opatrzonego oznaczeniem słownym COMMIT w wielu państwach za pośrednictwem sklepu online. Spór pomiędzy spółkami ciagle się toczy. Wydane jednak zostały już w tej sprawie dwa wyroki, których tezy spotkały się wśród praktyki prawa z dużym zainteresowaniem.

TSUE: Znak unijny jednolity, ale w granicach chronionych funkcji.

Wyrokiem z dn. 22 września 2016r. (C-223/15) Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) udzielił odpowiedzi na pytanie precjudycalne sądu niemieckiego w omawianej sprawie. Dotyczyło ono podstawy prawnej ochrony praw do unijnego znaku towarowego przed jego naruszeniem na skutek używania oznaczenia identycznego lub podobnego do tego znaku dla identycznych lub podobnych towarów, o ile zbieżności te powodują ryzyko wprowadzenia w błąd. Trybunał orzekł, że w takim przypadku, gdy sąd w sprawach unijnych znaków towarowych ustali, iż używanie oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego w części terytorium Unii, ale nie istnieje ono w innej części tego terytorium, sąd ten jest zobowiązany stwierdzić naruszenie praw wyłącznych przysługujących z tytułu danego znaku i orzec zakaz używania wspomnianego oznaczenia w stosunku do całości terytorium Unii, z wyjątkiem tej części tego obszaru, dla której został ustalony brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Powyższe rozstrzygniecie zagadnienia prawnego przez Trybunał to wynik namysłu, w toku którego zostało mocno podkreślone, że w celu zagwarantowania jednolitej ochrony, jaką unijny znak towarowy cieszy się na całym terytorium Unii, zakaz dalszego dopuszczania się działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia powinien co do zasady rozciągać się na całość tego obszaru. Zasada jednolitego charakteru znaku unijnego, o której tutaj w istocie mowa, nie została więc zakwestionowana. Niemniej, Trybunał przypomniał swój wyrok z dn. 12 kwietnia 2011 r. w sprawie DHL Express France (C‑235/09). Stwierdził w nim, że, w przypadku gdy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych ustali, że używanie kolizyjnego oznaczenia nie stwarza (zwłaszcza ze względów językowych) żadnego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w określonej części Unii i nie może zatem negatywnie wpływać na pełnioną przez ten znak funkcję wskazywania pochodzenia, sąd ten powinien ograniczyć terytorialny zakres wspomnianego zakazu. Taka wykładnia, zdaniem Trybunału, nie narusza jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego, skoro zachowane zostaje prawo właściciela tego znaku do zakazania jakiegokolwiek używania negatywnie wpływającego na pełnienie przez ten znak właściwych mu funkcji.

Warto przypomnieć, że zasada jednolitości unijnego znaku towarowego oznacza, że wywołuje on ten sam skutek w całej Unii: może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. Zasadę tę stosuje się, jeżeli prawo, w szczególności rozporządzenie (UE) nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, nie stanowi inaczej.

W omawianym wyroku w sprawie COMBIT / COMMIT Trybunał podkreślił, że sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych ustala, iż w określonej części Unii prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie istnieje na podstawie dowodów, które co do zasady powinny mu zostać przedłożone przez pozwanego. Istotne jest ponadto, by część Unii, w stosunku do której dany sąd unijnych znaków towarowych ustali brak negatywnego wpływu lub możliwości wywierania negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego, została określona przez ten sąd z precyzją, w taki sposób, by z orzeczenia jednoznacznie wynikało, jakiej części terytorium Unii nie dotyczy zakaz używania danego oznaczenia. Przykładowo, jeżeli sąd ten pragnie wykluczyć z zakazu używania określone obszary lingwistyczne Unii, to powinien on w pełni sprecyzować, które obszary należy rozumieć pod tym pojęciem.

BGH: Różnica układu warg i mgliste znaczenia – to za mało.

Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech – I Senat Cywilny (BGH) zajmował się sprawą, na kanwie której udzielał swojej odpowiedzi prejudycjalnej TSUE w orzeczeniu wyżej przytoczonym. Wyrokiem z dn. 12 lipca.2018 roku (I ZR 74/17) BGH uwzględnił rewizję powoda, tj. niemieckiej spółki „combit Software”, w której zarzucał błędy prawne rozstrzygnięciu sądu odwoławczego w zakresie, w jakim stwierdził, że nie występuje ryzyko wprowadzenia w błąd z powodu zbieżności znaku unijnego COMBIT i oznaczenia COMMIT należącego do izraelskiej spółki „Commit Business Solutions”. Sąd odwoławczy dopatrzył się pewnego podobieństwa wizualnego i fonetycznego, ale uznał, że neutralizują te zbieżności różnice semantyczne. Sąd ten za właściwy krąg odbiorców, którego zapatrywania należy uwzględnić uznał osoby rozpoznające anglojęzyczne znaczenia porównywanych znaków towarowych, w tym głównie spornego oznaczenia COMMIT. Podstawą dla takiego stanowiska był zasadniczo fakt, że po wszczęciu sporu pozwany stosował jedynie wersję anglojęzyczną i hebrajską swoich stron.

BGH, uznając za trafne zarzuty spółki niemieckiej, nade wszystko podkreślił, że badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jako zagadnienia prawnego wymaga oceny ogólnego wrażenia oznaczeń z punktu widzenia relewantnego kręgu odbiorców i lezy w gestii sądu rozpoznającego sprawę. W postępowaniu rewizyjnym wyrok ten może zatem podlegać tylko kontroli pod kątem, czy sędzia opierał się na właściwej podstawie (perspektywie) prawnej i orzekł zgodnie z prawami logiki oraz doświadczenia życiowego, a uzyskany rezultat poparty jest poczynionymi ustalaniami. Poza tym, BGH sformułował, polemizując z konkretnymi ocenami sądu odwoławczego, następujące dwie interesujące tezy:

  • 1. Okoliczność tylko takiej różnicy, że wymowa chronionego oznaczenia COMMIT nie wymaga, by pomiędzy sylabami („com-”/ „-mit”) układać wargi w taki sposób, jak w oznaczeniu spornym COMBIT („com -” / „- bit”) stanowi argument za podobieństwem fonetycznym tych oznaczeń ze względu na możliwość ich niewyraźnej wymowy.
  • 2. Semantyczne różnice pomiędzy dwoma oznaczeniami może znieść ich podobieństwo fonetyczne, o ile przynajmniej jednemu z przeciwstawionych oznaczeń przysługuje wprost jasna, określona oraz bez trudu zrozumiała treść znaczeniowa z punktu widzenia relewantnych odbiorców i ich praktyki językowej znajdującej zastosowanie w kontekście towarów i usług, których dotyczy spór.
  • W prezentowanym wyroku BGH intrygujące jest także zdawkowe stwierdzenie co do kwestii zasadności dochodzenia roszczenia o zaniechanie naruszenia w UE, gdy doszło do zaniechania w toku postępowania sądowego na części terytorium. Kontynuacja naruszenia lub ryzyko jego ponowienia stanowią konieczną przesłankę dochodzenia roszczenia o zaniechanie. Trybunał uznał, że takie ograniczenie naruszenia nie wpływa na ocenę o istnieniu zagrożenia naruszeniem w całej UE. Zastanawiając się nad konsekwencjami takiego ograniczenia, BGH sformułował także tezę, że dochodzone naruszenie prawa do znaku towarowego polegające na oferowaniu produktów na stronach m.in. niemieckojęzycznych, na skutek ograniczenia później – w toku postępowania sądowego – zbytu poprzez strony w innych językach, nie powoduje zmiany dochodzonego naruszenia jako mającego postać oferty, która była skierowana także do obrotu niemieckojęzycznego.

    Ponieważ BGH uwzględnił rewizję powoda, sprawa wraca do sądu odwoławczego (OLG Düsseldorf).

    ^[WW]

    [06.12.2018] W+W REPORTER

    [06.12.2018] PRAWO DO INFORMACJI NADMIERNIE NIEZALEŻNE

    Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 grudnia 2018r., skargi konstytucyjnej wniesionej przez spółkę GRUPA ALLEGRO sp. z o. o. orzekł, że art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

    Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

    Przepis art. 22 Konstytucji RP stanowi, że:

    Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

    Ponadto, art 31 ust. 3 Konstytucji RP przewiduje, że:

    Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

    Zakwestionowana regulacja Art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej miała brzmienie:

    1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala:

    1) (…)

    2) (…)

    3) o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń, określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz:

    a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

    b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

    c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

    d)została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji,

    a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze.

    Trybunał zauważył, że kwestionowany w sprawie przepis reguluje tzw. prawo do informacji od osoby innej niż naruszający prawa własności przemysłowej. Stwierdził, że wynikający z kwestionowanego przepisu obowiązek informacyjny ingeruje nadmiernie (nieproporcjonalnie) w wolność działalności gospodarczej. Przesądza o tym, zdaniem Trybunału, nazbyt samoistny charakter ww. prawa względem postępowania o naruszenie praw własności przemysłowej. Trybunał odnotował, że wobec samodzielnego charakteru tego prawa i braku jego powiązania ze wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie praw własności przemysłowej, weryfikacja, czy rzeczywiście doszło do naruszenia, w ogóle może nie mieć miejsca. Uprawniony może bowiem poprzestać na uzyskaniu żądanych informacji i nie podejmować dalszych działań. Ustawa nie zobowiązuje bowiem podmiotu występującego o informację do uruchomienia postępowania w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej.

    Poza tym, w opinii Trybunału, źródłem nieproporcjonalności ograniczenia wolności gospodarczej jest wadliwy sposób zredagowania kwestionowanego przepisu.

    ^[AW]

    [03.11.2017] W+W REPORTER

    [03.11.2017] MNIEJ ZIELONEGO Z ŻÓŁTYM DLA KONKURENTÓW BP

    Wyrok Sądu Najwyższego kończy wieloletni spór sądowy o ochronę sławnych kolorów marki BP – zielonego z żółtym. Wyrok wydany został dn. 27.09.2017r. – Sygn. akt IV CSK 674/16. Ma charakter szczególny, ponieważ jest to trzeci wyrok tego Sądu w sprawie. Dała ona okazję judykaturze do namysłu nad całkowicie nową problematyką, jaką jest kwestia właściwego wyznaczenia (i sformułowania w sentencji wyroku) poziomu ochrony zestawienia kolorów jako znaku towarowego dla usług i odróżniającego elementu wystroju miejsca ich świadczenia (tu: stacji benzynowych).

    Uzasadnienie wyroku zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na nowość problematyki. Zawiera ono bowiem także kilka tez ogólniejszej natury o dużej doniosłości praktycznej dla ustawy – Prawa własności przemysłowej (p.w.p.) i o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.). Wiele wskazuje na to, że wyrok ten ma szansę stać się orzeczeniem historycznym, do którego odnosić się będzie judykatura w przyszłości zarówno w sprawach ochrony kolorów jako symboli rynkowych, jak też w wielu innych w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Będzie tak z racji wagi myśli uzasadnienia, ale także jej klarowności.

    Prezentujemy wybrane tezy. Pogrupowaliśmy je tematycznie. W nawiasach kwadratowych są dopiski redakcyjne w+w.

    [O dopuszczalności kumulacji środków ochronnych przewidzianych w p.w.p. i u.z.n.k.]

  • „W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto, że brak jest dostatecznego uzasadnienia, aby w razie podjęcia działań naruszających prawo do znaku towarowego pozbawiać uprawnionego możliwości skorzystania z środków ochrony prawnej przewidzianej w u.z.n.k., jeżeli naruszenie prawa do znaku stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji, skoro byłoby to sprzeczne z podstawowym celem tej ustawy, którym jest zapewnienie warunków zdrowej konkurencji rynkowej.” [str. 13 uzasadnienia wyroku]
  • [O dopuszczalności skutecznego występowanie z roszczeniami na podstawie u.z.n.k. wobec uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego]

  • „Ponadto w utrwalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że dopuszczalne jest skuteczne występowanie z roszczeniami wobec uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego. Wskazuje się, że ochrona prawna wynikająca z zarejestrowania znaku towarowego jest jedynie formalna i nie może stanowić przeszkody do orzeczenia zakazu naruszania praw prywatnych określonego podmiotu, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. W konsekwencji Sąd nie jest związany ostateczną decyzją Urzędu Patentowego w sprawie rejestracji znaku towarowego, jeżeli chodzi o ocenę faktów, stanowiących podstawę rozstrzygnięcia sporu cywilnego i ma prawo ocenić, czy materialnoprawna realizacja tego uprawnienia zasługuje na ochronę, czy też nie. Jeżeli ocena ta wypadnie niekorzystnie dla pozwanego, sąd ma prawo zakazać używania znaku, co oczywiście nie oznacza jego unieważnienia (…). Rejestracja nie ma również wpływu na ocenę bezprawności z punktu widzenia przepisów przyznających ochronę przed naruszeniem prawa do używania oznaczeń odróżniających (art. 5 i 10 u.z.n.k.).” [str. 15 -16 uzasadnienia wyroku]
  • [O dualizmie i odrębności ocen w postępowaniu administracyjnym i cywilnym]

  • „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (…), oddalając skargę dotyczącą odmowy unieważnienia rejestracji znaku towarowego (…) odwołał się do utrwalonego w orzecznictwie poglądu o dualizmie i odrębności postępowania administracyjnego i cywilnego.(…) Kwestia ta [tj. odmowy unieważnienia] jednak nie ma żadnego znaczenia w rozpoznawanej sprawie, skoro z podstawy faktycznej rozstrzygnięcia wynika, że użycie znaku towarowego (…) przy oznaczeniu stacji pozwanego nie eliminuje ryzyka konfuzji i skojarzeń ze znakami towarowymi i oznaczeniami powódki, skoro jest on słabo widoczny w nocy i z daleka, a przedmiotem ustaleń i oceny Sądów obu instancji był całościowy wygląd stacji benzynowych pozwanego. Okoliczność, że później zgłoszony [przez pozwanego] do rejestracji znak towarowy (…) we wszystkich płaszczyznach porównawczych nie jest podobny do znaków towarowych powódki nie jest istotne, skoro porównanie znaków towarowych stron w postępowaniu administracyjnym odbyło się według prezentacji wynikającej z rejestru, a nie rzeczywistego funkcjonowania w obrocie handlowym, w kontekście praktyki pasożytniczej wizualizacji stacji benzynowych. Kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy w której wniesiono skargę było natomiast ustalenie, że pozwany od wielu lat stosuje kolorystykę stacji, której całościowy wizerunek powoduje ryzyko wprowadzenia przeciętnego odbiorcy usług stacji paliw stron w błąd.” [str. 16 uzasadnienia wyroku]
  • „Decyzja o rejestracji znaku nie przesądza jego zdolności odróżniającej ani w dacie rozpoczęcia ochrony, ani na przyszłość, może bowiem nie uwzględniać pewnych komponentów sytuacji,w której prawo do znaku ma istnieć i być wykorzystywane (…).” [str. 17 uzasadnienia wyroku]
  • [O skuteczności powołania się na wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy]

  • „Nie można skutecznie powołać się na wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, dopóki nie zostanie wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie tego prawa.” [str. 20 uzasadnienia wyroku]
  • [O zdolności ochronnej koloru, kombinacji kolorów oraz ich kompozycji, tj. określonych zestawień kolorystycznych]

  • „Nie sposób zgodzić się z tezą, jakoby kompozycje kolorystyczne indywidualizujące przedsiębiorstwo, pochodzące od niego towary i usługi nie podlegały ochronie w ramach prawa własności przemysłowej, skoro jest ona sprzeczna z treścią art. 120 ust.2 p.w.p., poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w rozpoznawanej sprawie, w których potwierdzono możliwość ochrony określonych zestawień kolorystycznych i stanowiskiem orzecznictwa uznającego, że pojedynczy kolor lub kombinacje kolorów mogą posiadać zdolność odróżniającą w związku ze zgłaszanymi towarami lub usługami (…). Podobny wniosek należy wywieść w odniesieniu do relewantnych uregulowań [prawa unijnego], w których pojedynczy kolor lub nawet zestawienia kolorów nie zostały wprawdzie wymienione w definicji pojęcia znaku towarowego, ale dopuszczalne formy oznaczeń zostały w nich wskazane jedynie przykładowo(…). W konsekwencji, w praktyce orzeczniczej na tle tych regulacji przyjmuje się, że pojedyncze kolory per se oraz ich kombinacje posiadają abstrakcyjną zdolność odróżniającą i mogą stanowić unijny znak towarowy. Nie negując, że kolor – w oczach odbiorców -jest najczęściej postrzegany jako forma dekoracji, wykończenia, standardowej prezentacji towaru lub element techniczno – funkcjonalny, przyjmuje się, że kolory może wyjątkowo cechować pierwotna zdolność odróżniająca lub mogą one nabyć wtórną zdolność odróżniającą, w wyniku ich używania w połączeniu z określonymi towarami lub usługami (…). Stosując zatem prounijną wykładnię znajdujących zastosowanie przepisów prawa [polskiego] w granicach podstaw należało dojść do tożsamych wniosków.” [str. 17-18 uzasadnienia wyroku]
  • „Sądy przyznały powódce ochronę między innymi (…) w związku z kwalifikacją jej znaków towarowych, jako renomowanych oceniając, że w ustalonym stanie faktycznym zielono – żółta kombinacja kolorów z dominacją koloru zielonego jest zasadniczym elementem skojarzenia mogącego wprowadzić w błąd i stąd konieczny jest dla ochrony znaku zakaz dotyczący koloru. Podobne stanowisko przyjęto [w prawie unijnym ] (..) wskazując, że nawet jeśli znak nie został zarejestrowany w kolorze, ale jego właściciel używa go powszechnie w konkretnym kolorze lub kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy ten znak z tym kolorem lub kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do znaku, są istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (…).” [str. 19 uzasadnienia wyroku]
  • „Nie ma przy tym żadnych przeszkód by kompozycji kolorystycznej posiadającej zdolność odróżniającą udzielić ochrony z perspektywy regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w razie spełnienia przesłanek wynikających z tej ustawy (…). Natomiast, całościowej oceny wszystkich istotnych okoliczności sprawy,czy pozwany może być uznany za podmiot dopuszczający się czynu nieuczciwej konkurencji dokonuje sąd krajowy (…).” [str. 14 uzasadnienia wyroku]

    [O zakresie ochrony kompozycji kolorów w rozpoznanej sprawie]

  • „Wykładnią prawa zawartą w orzeczeniu Sądu Najwyższego sąd ponownie rozpoznający sprawę jest związany z mocy wyraźnego sformułowania art. 39820k.p.c., jednak wymienione w tym przepisie pojęcie „wykładnia prawa” powinno być rozumiane wąsko, jako ustalenie znaczenia przepisów prawa. (…) Sąd Apelacyjny oddalając apelację (…) nie uwzględnił wiążącej go wykładni prawa dokonanej w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2010r. w sprawie IV CSK 231/10.W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd Najwyższy przyjął, że ochrona nie może być udzielona samemu kolorowi zielonemu, jako elementowi składowemu znaku towarowego, doprowadziłoby to bowiem w okolicznościach sprawy do naruszenia art. 296 ust.1 i 2 oraz 120 ust. 2 p.w.p. w kwestii określenia de lege lata znaku towarowego(…). Stwierdził, odwołując się do uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2009r. rozstrzygającego pierwszą skargę kasacyjną pozwanego w niniejszej sprawie (IV CSK 61/09), że ochrona nie obejmuje każdej kombinacji kolorystycznej używanej przez powódkę, a jedynie takie zestawienie barw, które może wprowadzać w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, towaru lub usługi albo narusza prawo do wyłącznego używania znaku towarowego. W konsekwencji granicą ochrony o którą może ubiegać się powódka jest zdolność odróżniająca zestawienia barw, a rzeczą Sądu powinno być wyjaśnienie na czym ma polegać dominacja koloru zielonego w kompozycji kolorystycznej użytej przez pozwanego tak, aby nie wprowadzała w błąd.” [str. 9-10 uzasadnienia wyroku]
  • „Sąd Najwyższy w obu rozstrzygnięciach wydanych w rozpoznawanej sprawie jednoznacznie stwierdził, że kombinacja kolorystyczna używana przez pozwanego dla oznaczania należących do niego stacji paliw powoduje ryzyko wprowadzenia w błąd i skojarzeń z oznaczeniami i znakami towarowymi powódki naruszając jej prawa. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostało wskazanie adekwatnego kryterium dla ustalenia zakresu, w jakim powództwo powinno zostać uwzględnione.” [str.10 -11 uzasadnienia wyroku].
  • „Sąd Apelacyjny oddalając apelację (…), respektując wykładnię prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy, określił naruszającą prawa powódki kompozycję kolorystyczną stacji paliw, uznając że naruszającą będzie taka, w której kolor zielony w zielono –żółtej kombinacji kolorów zajmuje ponad 40% powierzchni elementów stacji w postaci słupa cenowego, otoku wiaty głównej, słupów ją podtrzymujących, dystrybutorów paliwa oraz gzymsu ścian sklepu lub w której kolor zielony stanowi ponad 40% w zielono – żółtym zestawieniu kolorów. Udzielona powódce ochrona nie obejmuje więc każdej kombinacji kolorystycznej, ani konkretnego koloru, a jedynie takie zestawienie barw, które może wprowadzać w błąd, przy zachowaniu zasady, że granicą ochrony jest zdolność odróżniająca zestawienia kolorów używanych przez powódkę.” [str.11 -12 uzasadnienia wyroku]
  • „Zakaz używania koloru zielonego w proporcji przekraczającej 40% w żółto – zielonym zestawieniu kolorów ma służyć zapewnieniu dostatecznego rozróżnienia stacji stron, gdyż kolor zielony nie jest wówczas kolorem dominującym w zielono – żółtym zestawieniu kolorów. Temu samemu celowi ma służyć zakaz podświetlania określonych elementów stacji na zielono przy założeniu, że pozwany zachowa kolorystykę żółto – zieloną dla wizerunku swoich stacji paliw. Koresponduje on z poczynionymi w sprawie ustaleniami faktycznymi z których wynika, że zielone podświetlenie upodabnia stacje benzynowe stron w nocy i zwiększa ryzyko konfuzji. Tak sformułowany zakaz odpowiada specyfice przedmiotu ochrony, uwzględnia potrzebę zapewnienia realnej ochrony praw powódki i uwzględnia słuszny interes pozwanego. Z jednej strony zapobiega monopolizacji kolorów poprzez określenie granic ich stosowania we wskazanych procentowo proporcjach w określonych zestawieniach kolorystycznych, a z drugiej strony ryzyku wprowadzenia odbiorców usług stron w błąd.” [str.11 -12 uzasadnienia wyroku]
  • „Zakaz w tym zakresie dotyczy jedynie koloru zielonego, który łączony z kolorem żółtym nie może przekraczać 40%. Kolor ten nie może się zatem lokować w tej kombinacji kolorystycznej w przedziale między 41% a 99%.” [str.12 uzasadnienia wyroku]
  • „Nieprzekonujące jest również kwestionowanie zaskarżonego rozstrzygnięcia z uwagi na posłużenie się w nim jedynie kolorem zielonym i żółtym bez precyzyjnego określenia ich odcieni. Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że docelowa grupa klientów stron, odbiera ogólną kolorystykę stacji, nie percypując detali kompozycji. W konsekwencji możliwość odróżnienia odcieni kolorów żółtego i zielonego jest niewielka, zwłaszcza, że nie istnieje możliwość bezpośredniego porównywania stacji stron i przeciętny konsument będzie polegał na niedoskonałym obrazie wizerunku stacji jaki zachował w pamięci. Ponadto skarżący w toku długotrwałego postępowania nie wykazał, by posłużenie się innymi odcieniami koloru zielonego i żółtego, niż używanymi przez powódkę pozwoli na dostateczne odróżnienie stacji paliw stron z perspektywy przeciętnego klienta.”[str.12-13 uzasadnienia wyroku]
  • „Skarżący nie dostrzega, że może w wykonaniu wyroku stosować nieskończenie wiele kombinacji kolorów zielonego i żółtego, w dostępnych odcieniach i zestawieniach graficznych, byle tylko zachował zasadę, że kolor zielony nie będzie dominujący, o ile ma być nadal łączony z kolorem żółtym.”[str.13 uzasadnienia wyroku]
  • ^[AW]

    [01.02.2017] W+W REPORTER

    [01.02.2017] WOW! SPRZEDAŻ BOTÓW OSZUKUJĄCYCH W GRACH

    Potwierdza to Federalny Trybunał w Niemczech (BGH) w precedensowym wyroku z dn. 12 stycznia 2017 roku, sygn. akt I ZR 253/14 (sprawa World of Warcraft II). Analogiczne oceny prawne mogą być czynione przez polską judykaturę na gruncie art. 15 polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    Powództwo w sprawie wytoczyła firma Blizzard Entertainment – producent gry World of Warcraft (zwanej też powszechnie: WoW). To gra komputerowa z gatunku MMORPG. Na stronach internetowych pozwanego z Niemiec – firmy Bossland – sprzedawano boty do tej gry, za pomocą których gracz mógł wpływać online na przebieg gry przez zautomatyzowanie wyszukiwania i wykonywania zadań oraz gromadzenia zasobów. Powołując się na przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powód zażądał zasądzenia od pozwanych zaniechania oferowania i dystrybuowania takiego oprogramowania. Powództwo zostało uznane za zasadne.

    Sądy niemieckie ustaliły w sprawie, że aby wziąć udział w grze, gracz musi nabyć oprogramowanie. Za pomocą tego oprogramowania łączy się z serwerem. Przed rozpoczęciem gry gracz musi zarejestrować się na tym serwerze i założyć konto. W ramach procesu rejestracji zostaje powiadomiony o warunkach korzystania z serwera, licencji i warunkach korzystania z gry, na które należy się zgodzić, aby ukończyć rejestrację i uczestniczyć w grze online. Przewidują one zakaz stosowania cheatów, botów, modów, hacków i innego oprogramowania, które zmienia grę. Ukształtowanemu takimi postanowieniami umownymi modelowi biznesowemu, Sądy uznały za zasadne udzielić ochrony na gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zachowanie pozwanych (sprzedaż botów) lekceważące te postanowienia zostało zakwalifikowane jako nieuczciwe ograniczenie powoda na rynku.

    Warto w tej sprawie zwrócić uwagę na precedensowe tezy Trybunału Federalnego. Podkreślił ogólnie, że tego typu ochrona na gruncie nieuczciwej konkurencji jest zasadna tylko wówczas, gdy lekceważone postanowienia umowne (także ogólne warunki) zostały wskazane w umowach z użytkownikami i utrzymają się po kontroli ich treści. Dotyczy to także reguł gry (np. komputerowej). Lekceważenie takich reguł może być potraktowane jako nieuczciwe ograniczenie na rynku tylko, jeżeli są one prawnie wiążące.

    Trybunał dodał także, że samo tylko ignorowanie postanowień umownych jeszcze nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. Muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, które spowodują, że takie zachowanie jawi się jako nieuczciwe. Takie szczególne okoliczności zachodzą w przypadku, gdy sprzeczne z postanowieniami umownymi zachowanie jednej strony zakłóca model biznesowy drugiej strony ukształtowany umową i dlatego wpływa w sposób nieuczciwy na oferowany przez tę stronę produkt. Wystarczy pośredni wpływ na produkt konkurenta, aby upatrywać nieuczciwą konkurencję związaną z produktem.

    Trybunał uznał za w pełni uzasadnioną ocenę prawną, że poprzez dystrybucję botów, pozwany pośrednio wpływa na grę WoW, ponieważ jego klienci używają botów do wykonywania działań w grze. Boty są zintegrowane z grą, wykonując za gracza określone działania, bez interakcji z innymi graczami. Wpływa to na odbiór gry przez innych graczy, a więc ingeruje w koncepcję gry. W tej grze – jako że jest to MMORPG – chodzi o to, ażeby pewna liczba uczestników wspólnie i wobec siebie grała w ustanowionym świecie wirtualnym i konkurowała w toku wykonywania zadań i zdobywania kolejnych poziomów zaawansowania. Atrakcyjność takiej gry polega na tym, że gracze mają takie same szanse. Dlatego wymaga się, aby nie używali oni botów. Używanie botów zniekształca treść gry, ponieważ ich użytkownicy zdobywają przewagę nad innymi graczami, którzy sami wykonują działania, a ponadto boty nie wchodzą w żadne interakcje z graczami, co wyklucza realizację wspólnych działań przewidzianych w grze. Jako zasadne Trybunał ocenił twierdzenie, że taka ingerencja w grę powoda może prowadzić do strat gospodarczych na skutek odwracania się graczy od gry powoda w wyniku rozczarowania.

    W omawianym wyroku Trybunał wskazał również na zasadę, że wpływanie na produkt konkurenta jest nieuczciwe, jeżeli narusza środki zabezpieczające, których celem jest zapobieżenie takiemu wpływowi na produkt. W tym kontekście Trybunał zauważa, że boty pozwanego wykorzystują oprogramowanie, które ma przeciwdziałać ich wykryciu przez zabezpieczenia powoda.

    Na zakończenie, warto odnotować, że pozwany bronił się, że jego boty to produkt dodatkowy do gry, który realizuje potrzeby graczy chcących ominąć żmudne i monotonne jej części. Pozwany więc próbował przedstawić swoją działalność jako ofertę dodatkowych korzyści dla graczy. Trybunał stwierdził jednak, że nie ma tutaj mowy o dodatkowych korzyściach – rozwoju lub uzupełnieniu gry – ale zachodzi ingerencja w samą jej koncepcję, w której używanie botów jest zakazane w imię równych szans graczy i ich wspólnych działań. Określenie reguł gry z zasady należy do jej organizatora. Trybunał nie uznał za godne ochrony interesów graczy, którzy chcą grać z naruszeniem tych reguł.

    ^[WW]

    [10.03.2016] W+W REPORTER

    [10.03.2016] PRAWO WSPÓŁWYNALAZCÓW DO KORZYŚCI Z WYNALAZKU

    Orzecznictwo Sądu Najwyższego wypracowało na gruncie ustawy o wynalazczości (u.w.) koncepcję (doktrynę) prawa współwynalazców do korzyści z wynalazku. Podstawą dla tej konstrukcji jest art. 45 ust. 2 tej ustawy. Regulacji tej – w takim zakresie – zdaje się odpowiadać przepis art. 72 ust. 2 obecnie obowiązującej ustawy – Prawo własności przemysłowej (p.w.p.). Przy okazji, Sąd formułuje ogólniejsze intuicje w zakresie istoty prawa wynalazcy, prawa do patentu i prawa do uzyskania patentu i wspólności tych praw.

    W art. 45 u.w. przewidziano:

    Art. 45.1. Współuprawniony z patentu może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu.
    2. W razie uzyskania korzyści z korzystania z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych jest on obowiązany do przeniesienia na pozostałych współuprawnionych, stosownie do ich udziałów, odpowiedniej części połowy uzyskanych korzyści, po potrąceniu poniesionych nakładów.
    3. W zakresie nie uregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.
    4. Umowa o wspólności patentu może inaczej regulować prawa i obowiązki współuprawnionych z patentu.
    5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do wspólności prawa do patentu.

    Przepis art. 72 p.w.p. stanowi:

    Art. 72. 1. Współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu.
    2. W razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie.
    3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, o ile umowa o wspólności patentu nie stanowi inaczej, przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.
    4. Przepisy ust. 1 –3 stosuje się odpowiednio do wspólności prawa do uzyskania patentu.

    Poniżej są zaprezentowane trzy wyroki, którym można przypisać walor orzeczeń historycznych w omawianym zakresie. Przytoczone zostały in extenso po dwie tezy każdego z nich, a wszystkie łącznie składają się na wspomnianą doktrynę prawa współwynalazców do korzyści z wynalazku. W sprawie „Instytut Automatyki I” z 2005 roku Sąd zinterpretował pojęcie korzyści w oderwaniu od prawa współuprawnionego z patentu wobec pozostałych uprawnionych, które ogranicza się do korzystania z wynalazku jedynie we własnym zakresie. W kolejnym wyroku z 2008 roku w tej samej sprawie („Instytut Automatyki II”) zaakcentował, że są to korzyści netto, a uprawnienie do ich rozliczenia współwynalazcy obejmuje także okres sprzed uzyskania patentu. Rozliczenie, o które chodziło w tej sprawie odbywało się już po udzieleniu patentu. Natomiast, w orzeczeniu z 2016 roku w sprawie „Środek do stabilizacji sera” Sąd Najwyższy prawo współwynalazców do korzyści z wynalazku zdaje się postrzegać jako ich wspólne oraz takie, które jest samodzielne (sic!) zarówno w stosunku do patentu, jak i prawa do patentu (czy też prawa do uzyskania patentu).

    Wyrok SN z dn. 7.07.2005r. Sygn. akt II PK 355/04 (Instytut Automatyki I)

  • „Przedmiotem regulacji art. 45 ust. 1 jest (…) dozwolenie na korzystanie z wynalazku we własnym zakresie przez jednego ze współuprawnionych z patentu bez zgody pozostałych współuprawnionych, a nie rozliczanie się między nimi z uzyskanych korzyści. Ta kwestia jest uregulowana w art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości, który dotyczy bez rozróżnienia, zarówno korzyści uzyskanych z korzystania z wynalazku we własnym zakresie, jak i korzyści uzyskiwanych ze stosowania wynalazku w inny sposób. W treści art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości nie ma też rozróżnienia co do rodzaju korzyści, w jakich partycypuje współuprawniony niestosujący wynalazku. Inaczej mówiąc, uczestniczy on w podziale wszelkiego rodzaju korzyści uzyskiwanych w wyniku stosowania wynalazku, w tym także w dochodach uzyskiwanych w wyniku produkcyjnego oraz handlowego korzystania z wynalazku.”
  • „Roszczenie o zapłatę części korzyści nie może powstać przed ich uzyskaniem. Korzyści ze stosowania wynalazku są uzyskiwane systematycznie. Ale skoro mogą być one ustalone dopiero po odliczeniu kosztów (poniesionych nakładów), a jednym z nich jest wynagrodzenie płatne twórcom wynalazków, to racjonalne jest przyjęcie, że korzyść jest uzyskiwana w dacie rozliczenia nakładów. W tej dacie też wymagalne staje się roszczenie o zapłatę odpowiedniej części korzyści, a więc rozpoczyna się też bieg terminu przedawnienia (art. 120 § 1 zdanie pierwsze k.c.).”
  • Wyrok SN z dn. 19.03.2008r. Sygn. akt V CSK 500/07 (Instytut Automatyki II)

  • „Należy wskazać, że uprawnienie do rozliczenia korzyści z korzystania z wynalazku obejmuje także okres sprzed uzyskania patentu.”
  • „Sąd Najwyższy podziela wyrażony w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku pogląd, że przy obliczeniach korzyści uzyskiwanych z korzystania z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych w celu rozliczenia z pozostałymi współuprawnionymi, stosownie do treści art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości, powinno uwzględniać się wszelkiego rodzaju obciążenia zarówno cywilnoprawne jak i administracyjnoprawne jakie musiał ponieść korzystający z wynalazku. Przedmiotem rozliczeń są tylko korzyści uzyskane przez korzystającego z wynalazku, a te dają się wyliczyć dopiero po odliczeniu nakładów poczynionych dla ich uzyskania oraz po odliczeniu należnych od nich obciążeń podatkowych poniesionych przez korzystającego z wynalazku. Ten rodzaj korzyści netto ulega podziałowi zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości.”
  • Wyrok SN z dn. 11.02.2016r. Sygn. akt V CSK 331/15 (Środek do stabilizacji sera)

  • „Tymczasem, rozstrzygnięcie Sądów meriti opiera się na koncepcji, że do treści prawa do patentu nie wchodzi uprawnienie do korzystania z wynalazku przed jego opatentowaniem, co nie przesądza jeszcze, braku podstawy prawnej do obowiązku rozliczenia się z takiej korzyści, gdyż przytoczony na wstępie rozważań pogląd daje możliwość innego odkodowania norm zawartych w art. 45 u.w., tj. iż poszczególne unormowania dotyczą innych praw, i tak ust. 1 wprost stanowi o wspólności patentu, ust. 5 o wspólności prawa do patentu, natomiast ust. 2 o uzyskaniu korzyści przez współuprawnionego z wynalazku i rozliczenia się z niej z pozostałymi współtwórcami.”
  • „Taka wykładnia językowa art. 45 ust. 2 u.w. czyni już współuprawnionymi osoby, które wspólnie są twórcami wynalazku i nakazuje rozliczyć się z korzystania z wynalazku przez współuprawnionego z pozostałymi współuprawnionymi w sposób określony w tym przepisie. Hipoteza tej normy więc w porównaniu z unormowaniami zawartymi w art. 45 ust 1 i 5 jest z jednej strony węższa, gdyż nie dotyczy osób trzecich, a z drugiej strony szersza bo czyni współuprawnionymi do korzyści współtwórców wynalazku i nakazuje współtwórcy z pozostałymi rozliczyć korzyści uzyskane z wynalazku. Unormowanie więc zawarte w art. 45 ust 2 u.w. nie jest ograniczone, ani patentem, ani prawem do patentu, gdyż rozliczenie to dotyczy wynalazku. Takie stanowisko wynika także z celu tego unormowania, gdyż każdy twórca powinien być podmiotem prawa do swego rezultatu twórczego po jego powstaniu. Należy pamiętać, że chociażby z powodu wystąpienia przesłanki negatywnej nie wszystkie wynalazki zostają opatentowane, choć z powodu ich gospodarczego wykorzystania mogą przynieść duże korzyści.”
  • Odnotować należy, że w orzeczeniu z 2016 roku w sprawie „Środek do stabilizacji sera” Sąd Najwyższy ujawnił inspiracje nauką prawa, które zmotywowały go do zaprezentowanej koncepcji prawa współwynalazców w zakresie korzyści z wynalazku. Tymi inspiracjami są: znana głównie z publikacji prof. S. Grzybowskiego i prof. A. Kopffa koncepcja prawa do („tego”) wynalazku, jak również koncepcja ujmująca prawo do patentu jako ekspektatywę patentu. Ta druga koncepcja jest ciągle bardzo modna w polskiej nauce, ale raczej z powodu jej teoretycznego powabu, niźli z jej wartości merytorycznej lub mocy wyjaśniającej cokolwiek. Nie wynika jednak z omawianego orzeczenia Sądu Najwyższego, aby przyjęty w nim kierunek wykładni był jakoś w sposób konieczny uwarunkowany akceptacją tych inspiracji naukowych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że o rozstrzygnięciu zadecydował nade wszystko pragmatyzm i przekonanie o słuszności ochrony majątkowych interesów wynalazców w omawianym zakresie.

    ^[WW]